【案情介紹】
請(qǐng)求人廉芳芳、納恩博（北京）科技有限公司（下稱納恩博公司）、安秋錦就專利權(quán)人深圳天輪科技有限公司的ZL201110089122.9號(hào)發(fā)明專利權(quán)分別提出無效宣告請(qǐng)求。本案專利涉及電動(dòng)獨(dú)輪自行車的基本結(jié)構(gòu)，屬于電動(dòng)平衡車領(lǐng)域的基礎(chǔ)性專利。
電動(dòng)平衡車作為一種新興代步工具，近年來相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)外蓬勃發(fā)展，同時(shí)專利無效和侵權(quán)糾紛也紛至沓來，持有專利的行業(yè)先驅(qū)Segway（賽格威）公司、Shane Chen（陳星，美籍華人）、杭州騎客智能科技有限公司等相互在美國(guó)發(fā)起337調(diào)查和專利侵權(quán)訴訟，本案專利申請(qǐng)人陳和是Shane Chen（陳星）的利益相關(guān)人，無效宣告請(qǐng)求人之一納恩博公司與Segway（賽格威）公司存在并購關(guān)系，本案專利先后經(jīng)歷了八次無效宣告請(qǐng)求，相關(guān)專利侵權(quán)糾紛涉及國(guó)內(nèi)多個(gè)著名電動(dòng)平衡車生產(chǎn)廠家，引起了業(yè)界和社會(huì)的廣泛關(guān)注和報(bào)道。
原專利復(fù)審委員會(huì)成立五人合議組對(duì)上述無效宣告請(qǐng)求合并進(jìn)行了公開審理，最終作出第36591號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告專利權(quán)部分無效。
【典型意義】
本案對(duì)專利法第二十九條關(guān)于本國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”的含義給出明確解釋，并且闡釋了判斷優(yōu)先權(quán)是否成立時(shí)的技術(shù)方案對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本國(guó)優(yōu)先權(quán)的認(rèn)定具有指導(dǎo)作用。
【十大案件】評(píng)析“電動(dòng)獨(dú)輪自行車”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求案
——本國(guó)優(yōu)先權(quán)成立的條件
電動(dòng)平衡車是一種新興代步工具，常見的電動(dòng)平衡車有獨(dú)輪車和兩輪車。發(fā)明名稱為“電動(dòng)獨(dú)輪自行車”（專利號(hào)：ZL201110089122.9）的中國(guó)發(fā)明專利是電動(dòng)獨(dú)輪平衡車領(lǐng)域的基礎(chǔ)性專利，針對(duì)本專利，3位請(qǐng)求人分別于2016年10月先后提出無效宣告請(qǐng)求，原專利復(fù)審委員會(huì)經(jīng)合并審理后作出第36591號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，宣告該專利權(quán)利要求1、3、5-8因不具備創(chuàng)造性而無效，在權(quán)利要求2、4、9的基礎(chǔ)上繼續(xù)維持該專利權(quán)有效。
本專利的申請(qǐng)日為2011年4月1日，其要求了申請(qǐng)日為2010年9月6日的中國(guó)在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。無效程序中請(qǐng)求人提交的一份用于評(píng)價(jià)本專利創(chuàng)造性的證據(jù)，其公開日為2011年3月5日，介于本專利的本國(guó)優(yōu)先權(quán)日和申請(qǐng)日之間。請(qǐng)求人另又提交一份美國(guó)專利申請(qǐng)，該美國(guó)申請(qǐng)的申請(qǐng)日為2011年9月15日，其中包含的兩件美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日分別為2010年3月9日和2010年3月18日。請(qǐng)求人主張，美國(guó)專利申請(qǐng)的內(nèi)容與本專利完全對(duì)應(yīng)，兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，美國(guó)專利申請(qǐng)包含的兩件美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日均早于作為本專利本國(guó)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日，由此可知中國(guó)在先申請(qǐng)不是相同主題的首次申請(qǐng)，本專利不能享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)。
專利權(quán)人辯稱，對(duì)于本國(guó)優(yōu)先權(quán)，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)應(yīng)該是在中國(guó)范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，而非請(qǐng)求人主張的世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)。作為本專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)是相同主題在中國(guó)范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，因此本專利符合本國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定，其本國(guó)優(yōu)先權(quán)成立。
該案的第一個(gè)焦點(diǎn)問題在于，作為本國(guó)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)是否只要是在中國(guó)的首次申請(qǐng)即可？相同主題的首次申請(qǐng)的含義應(yīng)當(dāng)如何理解？
我國(guó)專利法第二十九條第一款對(duì)外國(guó)優(yōu)先權(quán)有如下規(guī)定：申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。
我國(guó)專利法第二十九條第二款對(duì)本國(guó)優(yōu)先權(quán)有如下規(guī)定：申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。
單從文義解釋的角度看，本國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”可以有兩種不同的理解，第一種理解是，只要是“在中國(guó)”的第一次申請(qǐng)即可，并不考慮是否是世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)；第二種理解是，應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，并且該第一次申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)提出。本案中專利權(quán)人持第一種觀點(diǎn)，而請(qǐng)求人持第二種觀點(diǎn)，單純從文義解釋的角度難以做出明確的判斷。
從專利法第二十九條的立法目不難發(fā)現(xiàn)，專利法第二十九條所述的優(yōu)先權(quán)原則源自巴黎公約第四條，其目的是使成員國(guó)國(guó)民就其發(fā)明創(chuàng)造在本國(guó)提出專利申請(qǐng)后，在一定期限內(nèi)就同一主題在其他成員國(guó)提出的在后申請(qǐng)，在某些方面被視為是在首次申請(qǐng)的申請(qǐng)日提出。作為巴黎公約成員國(guó)，我國(guó)專利法第二十九條第一款關(guān)于外國(guó)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定即是巴黎公約優(yōu)先權(quán)原則在我國(guó)的具體適用。根據(jù)巴黎公約的規(guī)定，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)必須是針對(duì)相同主題的世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)，因此專利法第二十九條第一款中的“在外國(guó)第一次提出”的專利申請(qǐng)是指世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)。
專利法第二十九條第二款有關(guān)本國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”與專利法第二十九條第一款有關(guān)外國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”兩者表述方式一致，僅是“中”“外”之差。外國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“第一次”其含義是世界范圍內(nèi)的第一次， 由此中國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“第一次”其含義也應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的第一次。
我國(guó)1984年頒布的專利法中只有外國(guó)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定，并無本國(guó)優(yōu)先權(quán)的規(guī)定。本國(guó)優(yōu)先權(quán)是在1992年修訂專利法時(shí)增加的條款。設(shè)立本國(guó)優(yōu)先權(quán)的目的之一在于，在優(yōu)先權(quán)層面上使中國(guó)申請(qǐng)與外國(guó)申請(qǐng)?zhí)幱谕鹊匚唬詮浹a(bǔ)我國(guó)申請(qǐng)人在我國(guó)再次就相同主題提出的專利申請(qǐng)不能要求其首次申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的法律空白。據(jù)此可以推定，制定本國(guó)優(yōu)先權(quán)的本意在于，如果首次申請(qǐng)是外國(guó)申請(qǐng)，則在后申請(qǐng)享有要求外國(guó)優(yōu)先權(quán)的權(quán)利，如果首次申請(qǐng)是中國(guó)申請(qǐng)則在后申請(qǐng)享有要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的權(quán)利。因此，本國(guó)優(yōu)先權(quán)中的第一次申請(qǐng)也應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)，本國(guó)優(yōu)先權(quán)的設(shè)立并無意于在已經(jīng)存在外國(guó)首次申請(qǐng)的情況下，賦予申請(qǐng)人以晚于外國(guó)首次申請(qǐng)的中國(guó)申請(qǐng)作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)而要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的權(quán)利。所以本國(guó)優(yōu)先權(quán)產(chǎn)生的歷史背景更加充分地說明專利法第二十九條第二款本國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“第一次”即是巴黎公約第四條中世界范圍內(nèi)的第一次。
基于以上考慮，第36591號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定認(rèn)定，專利法第二十九條第二款所述的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”中的“第一次申請(qǐng)”應(yīng)當(dāng)理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請(qǐng)，只不過對(duì)于本國(guó)優(yōu)先權(quán)，該世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)是在中國(guó)提出的。
該案的第二個(gè)焦點(diǎn)問題在于專利法第二十九條所述的“相同主題”的判斷。
根據(jù)專利法第二十九條的規(guī)定，無論外國(guó)優(yōu)先權(quán)還是本國(guó)優(yōu)先權(quán)，在核實(shí)優(yōu)先權(quán)是否成立時(shí)均以是否屬于“相同主題”為一般的判斷標(biāo)準(zhǔn)。判斷時(shí)以要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)的權(quán)利要求作為判斷對(duì)象，將在后申請(qǐng)的權(quán)利要求逐一與在先申請(qǐng)全文進(jìn)行比對(duì)。
由于美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的存在，本案優(yōu)先權(quán)核實(shí)的情形更為復(fù)雜一些。首先，如果作為本專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)與本專利不屬于相同的主題，則可以判定本專利的本國(guó)優(yōu)先權(quán)不成立；如果兩者主題相同，則需要進(jìn)一步確定該中國(guó)在先申請(qǐng)是否為相同主題的第一次申請(qǐng)，即需要將本專利與美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)進(jìn)行比對(duì)，如果本專利與美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的主題相同，則說明作為本專利本國(guó)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)不是相同主題的首次申請(qǐng)，本專利的本國(guó)優(yōu)先權(quán)不成立；如果本專利與美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的主題不同，而與中國(guó)在先申請(qǐng)的主題相同，則說明中國(guó)在先申請(qǐng)是相同主題的首次申請(qǐng)，本國(guó)優(yōu)先權(quán)成立。
核實(shí)在后申請(qǐng)與在先申請(qǐng)是否屬于相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜁r(shí)，應(yīng)當(dāng)把在先申請(qǐng)作為一個(gè)整體進(jìn)行考慮，考察兩者的技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果是否相同。相同，并不意味著二者要在文字記載或者敘述方式上完全一致。如果二者的不一致之處沒有改變整體的技術(shù)方案，也沒有改變所解決的技術(shù)問題和實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果，則兩者屬于相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀?/p>
本專利權(quán)利要求1是一個(gè)裝置權(quán)利要求，其中限定了下述方法技術(shù)特征“兩個(gè)靠腿板使得雙腳站在踏腳板上的操作者，在自然直立的姿勢(shì)時(shí)，兩腿與靠腿板保持接觸相靠，操作者兩腿內(nèi)側(cè)夾住靠腿板來操控車子的運(yùn)行，而不是用支撐腿向前與向后施力的操控方法”。
美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)公開的技術(shù)方案如下：車輪的每一側(cè)具有一個(gè)腳部平臺(tái)，騎乘者可以將車輪置于其腳部之間，站立于獨(dú)輪車上。獨(dú)輪車還在車輛的每一側(cè)包括具有彎曲表面的腿部收容器，當(dāng)騎乘者抵靠腿部收容器推動(dòng)其腿部時(shí)，腿部收容器將腿部鎖定到位。
美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)未記載本專利權(quán)利要求1限定的上述方法特征，判斷其是否與本專利構(gòu)成相同主題，需要確定上述方法特征能否從美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)記載的方案中直接地、毫無疑義地得到。美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)中腿部收容器的作用與本專利靠腿板相同，均為供騎乘者腿部接觸抵靠夾緊，在靠腿板作用相同的情況下，騎乘者在騎行時(shí)的操控方法自然也應(yīng)當(dāng)是相同的，因此上述方法技術(shù)特征不構(gòu)成美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)與本專利的區(qū)別。美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)記載了本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案，其申請(qǐng)日早于中國(guó)在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日，因此本專利權(quán)利要求1不能享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)。
綜上所述，享有本國(guó)優(yōu)先權(quán)的必要條件包括：作為本國(guó)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國(guó)在先申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)；在先申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)清楚地記載在后申請(qǐng)的技術(shù)方案，或者在后申請(qǐng)的技術(shù)方案可以從在先申請(qǐng)記載的方案中直接地、毫無疑義地得到。（知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部 郭曉立 楊克非）